商标注册必须不具功能性

　　商标法鼓励品牌竟争,不妨碍市场经营者之间就商品和服务本身进行市场竞争.换言之,商品之间就品质、成本、性能等的市场竞争,不应因为商标保护而扭曲.为此,《商标法》第十二条规定:"以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册."而且,"仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状",也不得享受反不正当竞争法保护.产品设计本身所具有的竞争优势,无论来自于产品性质、技术效果、审美价值,还是生产成本,在商标法和反不正当竞争法领域,都概括称为"功能性".故上述法律原则又称"非功能性".根据这一原则,首创者倾尽家资,独家推出独特的产品设计,即便家喻户晓,路人皆知,只要产品设计本身不受专利或著作权保护,他人未经许可仿制产品,纵然可能误导消费者,也既不侵犯商标权,也不成为不正当竞争行为.
　　案例讨论3
　　Traffix Devices v. Marketing Displays, 532 U. S. 23(2001)
　　基本案情
　　临时路牌,如"前方施工"、"左方出口关闭"等指示牌,常需抗风.为此,发明人罗伯特设计了一种带两个弹簧的抗风架,可以让户外标志牌在强风天气屹立不倒,并曾取得了两项美国发明专利,后转让给Marketing Displays公司(简称MDl公司,本案原告)制售,取名为" WindMaster".这种抗风架底部可以见到两个标志性的大弹簧,可为选购、使用人轻易地识别.专利保护期结束后,被告 TrafFix Devices公司即对MDl公司的抗风架进行反向工程和仿制,称之为" WindBuster".原告起诉称被告侵犯商标权,因被告使用近似商标名称;还侵犯商品外观( trade dress)),因被告制售的抗风架也采用双弹簧设计.
　　美国联邦最高法院审理认为:
　　本院现在只需考虑商品外观的法律问题.美国联邦密西根东区地方法院认为,双弹簧设计具有功能性,不应受商标法保护.美国联邦第六巡回上诉法院推翻了地区法院的判决.上诉法院认为,考察MDI抗风架的商品外观时,地区法院不应该只考虑双弹簧设计.被告不需要花费任何想象力,即可以构想出替代设计方案,避免使用原告的商品外观.例如,被告产品可以隐藏弹簧,或者采用三个或四个弹簧.对双弹簧的产品特征给予商品外观保护,不会妨碍竟争.只有当这种保护让市场竟争者处于"实质性非商誉相关的竟争劣势"( significant non-reputation-related disadvantage)才应该适用非功能性原则,拒绝给予商品外观保护.
　　第一,毫无疑间,商品外观受美国联邦法保护.产品设计或者包装可以经过使用而获得显著性,识别商品来源.产品设计或包装,如果满足其他必要条件,取得第二含义( secondary meaning)(而可识别商品来源),即可作为商品外观享受法律保护.他人未经许可的使用行为,易使消费者混淆商品来源或者误认存在赞助或许可关系的,受法律禁止.为此,商品外观保护有利于促进竟争.各巡回上诉法院根据《兰汉姆法案》的一般性规定,可救济因下列行为而受损害的当事人:他人未经许可使用"任何文字、名称、符号或图形,或者上述要素的组合,可能导致相关公众对商品的来源、赞助或许可关系,发生混淆的"(《兰汉姆法案》第1125条a款1项A段).对此,国会立法进一步确认.1994年修订《兰汉姆法案》时,国会增设第1125条a款3项,特别规定:"对未注册的商品外观,当事人因侵权而根据本章提起民事诉讼的,应当举证证明所要求保护的对象不具有功能性( not functional)."这肯定了传统商品外观法律保护基本原则:产品特征具有功能性,则不得享受商品外观保护.在WaMart提审案中,本法院指出,不应溢用商品外观保护,过分扩张其保护对象范围.本院强调,"产品自身特征几乎都服务于识别商品来源之外的目的".
　　商品外观保护制度承认,法律通常不禁止仿制产品.除非受到专利或版权之类的知识产权保护,竟争者可以自由仿制产品.本法院曾提出,仿制有利于市场竟争,法律不总是禁止仿制.允许市场竞争者相互仿制,有诸多益处.例如,对公有领域内的化学类或机械类商品进行反向工程,可以促进技术进步.
　　本案核心争议在于,专利保护过期对商品外观保护的法律影响.本院认为,商品外观是否曾经受专利保护,对其是否享受《兰汉姆法案》下的商品外观保护具有重要影响.发明专利是证明相应特征具有功能性的有力证据.法律推定产品特征具有功能性,除非存在相反证明.如果这些特征曾受专利保护,更增强了这一法律推定.如果要求保护的产品特征记载于权利要求之中,请求人要举证证明其为非功能性特征,则更是难上加难:他需要证明它们只是产品发明中装饰性部分,或者附带性或任意性的组成部A(ornamental, incidental or arbitrary aspect).
　　本案中,双弹簧设计是过期专利发明的核心技术贡献,也是原告要求保护的商品外观的必要特征.该过期专利公开的双弹簧技术方案是强有力的证据,可以推出此设计特征具有功能性.原告不能—实际上也不可能——举证推翻这一推定,故基于非功能性原则而不应给予双弹簧设计以商品外观保护.
　　本案中,过期专利抗风架为两弹簧间距分立,而争议抗风架是两个弹簧比肩并列.地区法院认为,这种表现差异无关紧要,因为弹簧是争议抗风架的必须部件.尽管二者看上去差别显著,但被诉抗风架仍为该过期专利所覆盖.20世纪70年代末,法院处理有关侵权纠纷时,即判决认为双弹簧并拢的抗风架,虽在字面没有侵犯该专利权,但构成等同侵权.为此,本案争议的抗风架落入该过期专利的权利要求范围之内.本案非常典型,说明为发明专利的权利要求所载明的技术特征是证明"功能性"的有力证据.双弹簧设计使得抗风架在强风下不至于倾倒.对此,该过期专利书有明确的表述.专利说明书记载,原有装置在强风中会翻到.使用双弹簧而不是单弹簧,有重要的技术功能考虑,即支撑抗风架框,防止其在强风中发生轴向扭曲而损害弹簧结构,从而有利于阻止抗风架翻到.在专利申请审查程序中,申请人亦表明,双弹簧设计是本发明的重要内容,限制抗风架只可沿地面支架的长轴方向倾斜.同时,双弹簧设计影响制造成本;使用三弹簧会不必要地增加制造成本.这些都表明,涉诉产品的双弹簧设计具有功能性.……
　　第二,本案二审判决没有充分考虑过期专利保护这一重要因素,很可能是误解了商品外观保护的法律原则.前面已经提到,即便产品特征未曾受过专利保护,请求人仍应负担举证义务,证明要求商品外观保护的产品特征不具有功能性.然而,本案原告无法完成这一举证责任.对于商业标志保护,本院判例曾指出:"一般而言,只要产品特征影响产品的质量或成本,对于产品的用途或目的有实质性影响,即具功能性,不应作为商业标志保护."如果赋予功能性特征以排他权,会使其他经营者处于实质性非商誉性的竞争劣势.二审法院似乎将这一判例解释为,只有当特定产品构形为市场竞争所必需,才算具有功能性.这有失全面.在 Qualitex提审案和Inwood提审案中,本院已经指出,只要产品特征为实现其某一用途或目的所必需,或者影响产品的成本或品质,就应算作具有功能性.……
　　产品特征虽不具有固有显著性,但也可能享受商品外观保护.……然而,一旦证明产品特征具有功能性,则不必再考虑该特征是否通过使用而获得显著性,因此可以享受商品外观保护了.而且,法院也无须再猜测,是否存在替代设计方案,例如三弹簧设计或者四弹簧设计.弹簧设计具有功能性,这意味着竞争者制售抗风架时,无须考虑采用其他方式安排弹簧部件.对于原告产品而言,双弹簧设计不是无端的技术设计,而是正常发挥功能的关键.竟争者没有义务采用不同的产品设计方案.此外,由于双弹簧设计具有功能性,竞争者也无须重新设计产品,用盒子或框架遮挡弹簧部件.双弹簧设计让选购使用人相信,该种装置具有抗风功能.如果消费者看到此工作部件才可相信装置的性能,这表明该工作部件具有市场价值.假如法律要求竟争者隐藏弹簧部件,这将导致市场机制失灵,法律规则本身陷入矛盾.
　　如果原告要求保护的对象虽为专利权利要求所记载,但只具有装饰性,或者属于附带性或任意性部分(例如,弹簧上随意的曲线设计或者装饰图案),则本案结果应该不同.生产商可以证明此类特征不受专利保护.它们即便载于权利要求之中,仍可以享受商品外观保护,只要权利要求书、说明书和申请审查档案可以证明它们在发明中不发挥实用功能.……《兰汉姆法案》规定的商标保护和反不正当竟争保护,不针对产品创新.这是专利法的领地,而专利排他权具有期限性.并不因为功能性特征之上有巨大投资,相关公众在特定功能特征与单一厂商之间建立稳定联系,《兰汉姆法案》就应保护功能性的商品外观.上诉法院要求竞争者采用不同的产品设计,回避使用MDI已经不受专利保护的产品设计,这是法律适用错误.原告对双弹簧设计不再享有排他权,即便消费者看到它会联想到原告原先专利产品的外观.无论发明专利是否过期,或者是否曾受发明专利,产品的特定外形只要为其用途和目的所必需,影响产品的成本或品质,就具有功能性,不得享受商标法保护和反不正当竞争法保护…….

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